如何在日本减少OA次数——向审查员邮件预确认补正案的实务选择

一、引言

PCT申请进入日本国内阶段后,如何在确保获权的同时尽可能压缩审查成本和时间,是中国代理人同样关心的问题。

2024年施行的修改后审查指南已将电子邮件和视频会议等方式的实质性讨论正式纳入制度,审查官沟通的制度基础日趋完善。日本也有类似的机制,但在实际能够利用到什么程度上,两国之间仍存在实务层面的差异。本文将围绕日本的“补正案邮件预确认”实务及其对减少OA次数的作用展开介绍。

二、日本的审查官沟通机制——制度与实务特征

修改后审查指南对中国审查官沟通制度的扩展,各位已十分熟悉。在此基础上,日本的制度在以下方面具有值得关注的实务特征。

接受的确定性:根据日本特许厅的面接指南,在代理人等提出请求时,审查员原则上应当至少接受一次面接。审查员自行裁量拒绝的空间非常有限,这是日本制度的一大特点。

邮件预确认的制度保障:如后文所述,日本的面接指南明确规定审查员应当对通过电子邮件送达的补正案进行审查和回应。也就是说,审查员在制度上有义务配合这一流程。不过,并非所有事务所都在积极利用这一机制,我所将其作为减少OA次数的日常手段加以运用。

发明人直接参与:在日本,外国发明人可以直接参加在线面接,向审查员说明技术内容。

三、“补正案邮件预确认”的实务

目次

1. 在正式答复前获取审查员的初步意见

日本的面接指南明确规定,补正案的审查可以“在面接时进行,也可以在通过电子邮件等方式送达后进行”。换言之,即使不进行面对面或在线面接,仅通过电子邮件将补正案和意见陈述书的草稿发送给审查员,即可就驳回理由能否克服获得审查员的初步判断

在正式提交意见陈述书和补正书之前进行这一确认,可以避免“提交后再次被驳回”的多余循环,从而有可能减少OA次数。

2. 预确认的实际效果

审查员会在其审查补正案和意见陈述书草稿的范围内,就驳回理由是否已消除给出意见。但不能排除审查员基于审查范围之外的新引用文献等再次发出驳回通知的可能性。不过根据我所的经验,最终结果与预确认中审查员给出的意见一致的案件大约在90%以上,在实务中具有较高的可靠性。

如果邮件预确认的结果显示驳回理由难以消除,再次通过邮件送交修改方案获得审查员回复的可能性较为有限。但有时可以通过电话等方式获得解决方向上的提示,对制定下一步应对方案仍有参考价值。

3. 我所的实务做法

我所在应答驳回通知时,会在正式提交前将补正案和意见陈述书草稿通过电子邮件发送给负责审查员,确认方向性。这并非业界的普遍做法,但我所认为这一机制有可能减少OA次数,因此将其作为常规流程积极运用

这一预确认在非临近截止日期的情况下几乎未被拒绝过,且我所不另行收取服务费用。如果临近截止日期,可以申请延期(官费:每月2,100日元)后再行联系审查员,多数情况下可以获得配合。

对于技术较为复杂、需要积极说服审查员的案件,我所也会申请正式面接(面对面或在线)。此类情况可能会另行收取费用。面接的成功率一定程度上取决于负责审查员的态度,但根据我所的经验,发明人亲自参加面接(如在线方式)直接说明技术内容,更容易获得审查员的理解。外国发明人也可以通过在线方式参加。

四、结语

制度的存在与制度的日常运用是两个不同的问题。在日本,电子邮件补正案预确认在审查实务中已经形成惯例,审查员原则上会予以配合。积极利用这一机制,有可能避免不必要的OA、降低审查成本并缩短审查周期。

在PCT日本国内阶段案件中,选择熟悉这些审查对话机制并在日常业务中加以运用的日本代理人,将有助于实现高效的权利化。我所在包括生物医药领域在内的PCT日本国内阶段案件中,提供涵盖上述实务的全方位咨询服务。

LANFORD国际知识产权事务所
2026年4月

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